Legal Insight: Использование товарного знака без договора — нарушение или рыночная практика?

Legal Insight: Использование товарного знака без договора — нарушение или рыночная практика?

Предоставляя право использования товарного знака, многие компании предпочитают заключать лицензионный договор, который является ключевым правовым инструментом для коммерциализации интеллектуальной собственности. Заключение лицензионного договора – самый безопасный и распространённый вариант предоставления прав на товарные знаки с точки зрения снижения юридических и налоговых рисков, но не самый оптимальный для бизнеса с точки зрения затрат. На сегодняшний день возможно использование товарных знаков без заключения лицензионного договора, но под контролем правообладателя. О тонкостях использования товарного знака без договора рассказала Дарья Загребина, директор по юридическому консультированию "Мариллион".  

Варианты предоставления права использования товарных знаков

Лицензионные договоры в отношении товарных знаков подлежат обязательной процедуре государственной регистрации и требуют соблюдения многочисленных условий, предъявляемых законодательством к такому виду договорных отношений, что требует определенных коммерческих и административных ресурсов со стороны бизнеса.

Более того, по мере развития интернета, появления новых способов маркетинговых коммуникаций, увеличения скорости принятия бизнес-решений и запуска проектов компании заинтересованы в более простых и удобных вариантах предоставления прав другим лицам на использование своих товарных знаков. На сегодняшний день распространено значительное количество самых различных вариантов предоставления права использования. Это и довольно распространённые и очевидные с законодательной точки зрения инструменты, такие как письма-согласия правообладателей, и наименее распространённые, как, например, включение соответствующих условий об использовании товарных знаков в коммерческие договоры, внесение товарных знаков в ТРОИС и иные. Несмотря на такую разнообразную рыночную практику, до сих пор остается не ясным, что из этих вариантов является правомерным, а главное достаточным для возможности использования контрагентом товарного знака и защиты интересов правообладателя, а также, какой из вариантов нивелирует большинство гражданско-правовых, налоговых и таможенных рисков.  

Может показаться, что рассматриваемая проблематика давно понятна и очевидна, однако на практике она вызывает колоссальное количество вопросов у бизнеса. Толкование Гражданского кодекса позволяет сделать вывод, что перечень способов распоряжения исключительным правом на товарный знак не является исчерпывающим и остается на усмотрение правообладателя.  Так, в соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования товарных знаков в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе следующими:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Использование товарных знаков под контролем правообладателя

Для описания ситуаций правомерного использования товарных знаков, которые не покрываются лицензионным договором, законодатель применяет термин «использование под контролем правообладателя». По смыслу п. 2 ст. и 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя — это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. Для целей применения положений п. 2 ст. 1486 ГК РФ правовое значение имеет наличие в гражданском обороте товаров, маркированных товарным знаком, на законном основании, то есть по воле правообладателя.

Данная позиция была сформирована в «Справке по использованию товарного знака под контролем правообладателя, утвержденной Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 N СП-23/21, которая была утверждена почти 10 лет назад. В справке судом разделяются случаи использования товарного знака самим правообладателем, лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 ГК РФ), договор простого товарищества (глава 55 ГК РФ), договор подряда (глава 37 ГК РФ), договор возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ), предварительный договор (статья 429 ГК РФ), в том числе лицензионный, и др.

Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом на согласие на использование товарного знака. При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности (например, определенных положений в договоре, наличие письменного согласия правообладателя и т.д.) и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

Cправка указывает, какие случаи могут быть признаны использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, в том числе использованием, не оформленным договором, и выделяет несколько подходов, в том числе:

  • по договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 38 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара, использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле, что соответствует п.2 ст. 1486 ГК РФ. Суды также признают дистрибьюторское соглашение доказательством факта использования товарного знака под контролем правообладателя;
  • наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции»), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, исполнение другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнение правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При этом воля правообладателя на использование товарных знаков может быть выражена любыми действиями, которые позволяют установить наличие такого согласия. Воля правообладателя на использование товарного знака, в частности, может быть выражена в действиях по организации экономической схемы, которая предполагает использование товарного знака третьими лицами, одобрение и реализацию такой схемы; в сделке третьего лица с компанией, аффилированной с правообладателем; в сделке третьего лица с компанией, преследующей общие экономические интересы с правообладателем.
  • в случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории РФ.
  • администрирование доменного имени не правообладателем спорного товарного знака, а другим лицом, а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей ст. 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться в том числе наличием корпоративных отношений.
  • для целей ст. 1486 ГК РФ признается использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя по договору простого товарищества (ст. 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей.

Важным подтверждением возможности использования товарного знака без лицензионного договора, стало определение Верховного Суда РФ в 2022 г. по делу ООО «Ригла-Московская область». Суд допустил возможность считать согласие правообладателя на использование товарного знака надлежащим даже без зарегистрированного лицензионного договора. СКЭС Верховного Суда РФ отметила, что перечень способов распоряжения исключительным правом на товарный знак не является исчерпывающим и относится на усмотрение правообладателя. Таким образом, судебная практика подтверждает использование товарных знаков без заключения лицензионного договора под контролем правообладателя.

Форма письменного согласия правообладателя

Письменное согласие правообладателя на сегодняшний день является общепринятой практикой на рынке. Однако действующим законодательством не установлено, в какой форме должно быть выражено согласие правообладателя на использование товарных знаков.

На практике компании включают следующие сведения в такие согласия:

  • данные о товарных знаках (номер государственной регистрации, классы МКТУ и т. д.);
  • способы использования товарных знаков (включая, ввоз на территорию РФ товаров, маркированных товарными знаками, реализацию таких товаров на территории РФ и т.д.);
  • cрок использования товарных знаков;
  • территорию использования товарных знаков;
  • применимое право, регулирующее такое согласие;
  • порядок отзыва согласия.

Налоговые и таможенные аспекты

При выборе модели предоставления товарных знаков компаниям необходимо учитывать не только юридические риски, но и возможные налоговые и таможенные последствия, связанные с предоставлением согласия на использование товарного знака. Так, например, письменное согласие правообладателя как правило предоставляется безвозмездно и по нему не уплачиваются лицензионные платежи в отличие от лицензионного договора. С формальной точки зрения безвозмездное предоставление права использования товарных знаков является объектом обложения НДС. Существует риск того, что налоговые органы укажут, что передающая сторона обязана начислить НДС с вмененного (виртуального) дохода правообладателя, как если бы роялти уплачивались исходя из рыночной стоимости лицензии. В части таможенных правоотношений (когда право пользования передается иностранной стороной) справедливо замечание о том, что любая выбранная модель, которая предусматривает прямое или косвенное вознаграждение за товарные знаки, нанесенные, например, на импортируемые товары, будет иметь таможенные последствия в виде включения такого вознаграждения в таможенную стоимость импортируемых товаров. Таким образом, важно изначально понимать, что минимизация упомянутого таможенного риска возможна лишь в случае выбора такой модели, которая предусматривает действительно безвозмездное предоставления права пользования соответствующими товарными знаками.

На сегодняшний день использование товарных знаков без заключения лицензионного договора, но под контролем правообладателя является возможным и компании могут выбирать для себя максимально удобную и подходящую модель. Несмотря на это рекомендуется внимательно оценивать юридические, налоговые и таможенные риски и последствия при выборе модели, а также следить за актуальной судебной практикой.

Источник: Legal Insight